Licenciamento de marca em fase de registro: é possível? Quais os riscos?

No ambiente empresarial, a marca figura como um dos ativos mais relevantes para a construção de valor, diferenciação competitiva e posicionamento no mercado. Não é incomum, portanto, que sua exploração econômica se inicie antes mesmo da conclusão do processo de registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Nesse contexto, surge uma dúvida recorrente: é possível licenciar uma marca e cobrar royalties mesmo antes da concessão do registro?

A resposta é: sim, contudo, como a maioria dos temas no universo jurídico, exige-se uma análise jurídica cuidadosa. A Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) disciplina, em seu artigo 139, a possibilidade de o titular de marca celebrar contrato de licença para uso por terceiros, sem estabelecer, de forma expressa, a necessidade de prévio deferimento do registro para que tal exploração econômica ocorra. A partir dessa leitura sistemática, somada ao entendimento consolidado na prática administrativa do próprio INPI, admite-se que o depositante — ou seja, aquele que possui um pedido de registro em trâmite — detenha legitimidade para autorizar o uso da marca e estabelecer condições contratuais, inclusive no que se refere à remuneração.

Sob a ótica contratual, prevalece o princípio da autonomia privada, permitindo que as partes estipulem livremente obrigações, desde que o objeto seja lícito, possível e determinado ou determinável. Nesse sentido, não há impedimento jurídico para a celebração de contratos de licença de uso de marca com previsão de pagamento de royalties, ainda que o sinal distintivo esteja pendente de deferimento. O contrato, portanto, é válido e eficaz entre as partes desde a sua assinatura, produzindo efeitos obrigacionais típicos.

Contudo, é essencial compreender a natureza jurídica do direito envolvido nesse momento. Antes do deferimento do registro, não há direito de exclusividade plenamente constituído. Nos termos da Lei nº 9.279/1996, o direito marcário nasce com a concessão do registro, sendo que, até então, o depositante possui apenas uma expectativa de direito. Essa distinção é central para a análise de risco da operação.

Na prática, isso significa que o pedido de registro está sujeito a variáveis relevantes no âmbito administrativo, como a apresentação de oposições por terceiros, a formulação de exigências pelo INPI e, sobretudo, o eventual indeferimento com base em anterioridades ou impedimentos legais. Em cenários nos quais já existem marcas semelhantes previamente registradas ou histórico de tentativas frustradas de registro, o risco de indeferimento se torna ainda mais significativo.

As consequências jurídicas dessa eventual negativa podem impactar diretamente a relação contratual estabelecida. Isso porque, uma vez indeferido o pedido, desaparece o fundamento que sustentava a autorização de uso com pretensão de exclusividade, o que pode tornar o contrato inexequível sob a perspectiva prática. A partir daí, abrem-se possíveis discussões envolvendo a necessidade de rescisão contratual, revisão das obrigações pactuadas e até mesmo a devolução de valores pagos a título de royalties. Além disso, não se pode afastar o risco de questionamentos por parte do licenciado, especialmente sob o argumento de insuficiência de informação quanto à situação jurídica da marca, o que pode ensejar debates indenizatórios.

Outro ponto relevante diz respeito à própria utilização da marca no mercado. Sem o registro concedido, o uso do sinal distintivo não está protegido contra terceiros que eventualmente detenham direitos anteriores, o que pode gerar conflitos, notificações extrajudiciais e até medidas judiciais visando a cessação do uso. Esse cenário reforça a importância de uma análise prévia de viabilidade, com busca de anterioridade e avaliação técnica das chances de deferimento do pedido.

Diante desse contexto, embora seja juridicamente viável licenciar uma marca em fase de registro e cobrar royalties por sua exploração, a estruturação contratual deve ser feita com elevado grau de rigor técnico. É recomendável que o instrumento preveja, de forma expressa, a natureza precária do direito envolvido, deixando claro que se trata de marca ainda pendente de concessão. Da mesma forma, a inclusão de cláusula resolutiva vinculada ao eventual indeferimento do pedido se mostra medida prudente, permitindo a extinção automática do contrato nesse cenário.

Adicionalmente, mecanismos de reequilíbrio contratual podem ser previstos, especialmente no que se refere à remuneração, possibilitando a revisão ou suspensão dos royalties em caso de alterações relevantes no status do processo administrativo. Cláusulas de cooperação também são recomendáveis, estabelecendo o dever das partes de atuar conjuntamente na defesa do pedido de registro perante o INPI, seja por meio de manifestações em exigências, seja na apresentação de argumentos em eventuais oposições.

Dessa forma, evidencia-se que o entendimento administrativo do próprio INPI reforça a viabilidade dessa prática ao admitir que contratos de licença podem ter por objeto tanto marcas registradas quanto pedidos de registro, reconhecendo a legitimidade do depositante para autorizar o uso do sinal distintivo. No entanto, esse reconhecimento não afasta a natureza condicionada e incerta do direito enquanto o registro não é concedido.

Em síntese, a possibilidade de licenciamento de marca em fase de registro, com a correspondente cobrança de royalties, é juridicamente admitida no ordenamento brasileiro. Trata-se, contudo, de uma operação que envolve risco relevante, justamente pela ausência de direito exclusivo plenamente constituído. Por essa razão, mais do que avaliar a viabilidade jurídica em abstrato, é fundamental estruturar o contrato com cláusulas adequadas de proteção e realizar uma análise estratégica do cenário marcário. Nesse contexto, a condução do processo com o apoio de um advogado especializado em propriedade intelectual contribui significativamente para a mitigação de riscos e para a construção de soluções contratuais mais seguras e alinhadas às particularidades de cada caso.